Two horses do not need to be from the same stable: a critical evaluation of the Polo case

Abstract

Die eerste saak wat riglyne verskaf oor die interpretasie van artikel 10(13) van die Wet op Handelsmerke van 1993 is onlangs in die hoogste hof van appél in LA Group (Pty) Ltd v Stable Brands (Pty) Ltd beslis. Die beslissing het ook ’n mate van duidelikheid verskaf oor die tipe gebruik van ’n handelsmerk wat as aanvaarbare bewys van gebruik beskou sal word wanneer die geldigheid van ’n handelsmerk betwis word op grond van nie-gebruik. Wat die Polo-saak hoogs ongewoon maak, indien nie uniek nie, is dat dit nie die eienaar van die handelsmerk, naamlik Ralph Lauren, was wat sy reputasie in die POLO-merke wou bevestig nie, maar ’n derde party, naamlik die respondent in die saak. Dit is na alle waarskynlikheid die eerste keer dat ’n derde party poog om die reputasie van ’n beweerde buitelandse, bekende, ongeregistreerde handelsmerk te beskerm. Daar was twee uitsprake wat artikel 10(13) verskillend geïnterpreteer het, en dus tot verskillende gevolgtrekkings oor die feite gekom het. Hierdie artikel sal beide die minderheids- en meerderheidsuitsprake krities bespreek. ’n Aspek van die uitspraak wat kommer wek by beide die minderheids- en meerderheidsuitspraak is die oënskynlik doelbewuste vermyding van enige bespreking van die territorialiteit van handelsmerke, meer spesifiek enige vermelding van artikels 35 en 36(2) van die Wet op Handelsmerke van 1993. Op ’n letterlike interpretasie blyk die minderheid korrek te wees dat artikel 10(13) van wye belang kan wees, maar dit het nie daarin geslaag om duidelikheid te verskaf oor die moontlike wisselwerking tussen artikels 10(13) en 35, aan een kant, en artikel 36(2), aan die ander kant nie. Die versuim om die interpretasie van artikel 10(13) van die Wet op Handelsmerke van 1993 te versoen met artikel 35 (en a 36(2)) kan ernstige kommer oor die omvang van artikel 35 in die toekoms laat ontstaan. Aangesien dit nie die eienaar van die beweerd geskonde handelsmerk was wat die klaer was nie, laat die saak ook kwessies ontstaan oor die bewyslas in die vestiging van die vereiste reputasie in hierdie tipe gevalle. Gegewe die leerstuk van die territorialiteit van handelsmerke, is ’n sekere vlak van verbruikersverwarring onvermydelik.